Een merkregistratie wordt gereguleerd door het merkenrecht en valt daarmee onder het industriële eigendomsrecht. Dit eigendomsrecht valt op zijn beurt weer onder het intellectueel eigendom. Naast het merkenrecht kent het industriële eigendom zes soorten, te weten:
Octrooirecht
Modellenrecht
Chipsrecht
Handelsnaamrecht
Ongeoorloofde mededinging
Kwekersrecht
Registratie van een merk is mogelijk in de Benelux, Europese Unie en andere landen wereldwijd. Veelal wordt gedacht dat je net als in de Benelux en EU in een keer wereldwijd kunt registreren, maar dat is niet het geval. Op enkele kleine staten na moet je bij een internationale registratie per land aanwijzen. Het is dan verstandig om te kijken in welke landen je actief bent of waar inbreuk valt te verwachten. Op die manier kun je kostenefficiënt het merk de beste bescherming bieden.
Registraties van merken worden gereguleerd door verdragen. Zo kennen we het Benelux Verdrag inzake het intellectuele eigendom (BVIE) en het Verdrag van Madrid. Het BVIE geeft de richtlijnen weer voor merkregistraties in de Benelux en bepaalt wanneer een merk geregistreerd kan worden en voldoende onderscheidend vermogen heeft om gepubliceerd te kunnen worden.
Het Verdrag van Madrid behelst de overeenkomst voor internationale registraties. Bij dit verdrag zijn meer dan 90 landen aangesloten en daardoor kun je in deze landen relatief voordelig een merkregistratie verkrijgen. Zo kun je dus internationaal registreren.
Om internationaal te kunnen registreren zijn er twee opties, namelijk:
Nationale registratie
Internationale registratie
Als je beperkt actief bent buiten de EU, dan is de nationale registratie een goede optie, omdat je dan geen leges hoeft te betalen voor de internationale registratie via het Verdrag van Madrid. Ook gaan registraties in landen die niet bij het verdrag zijn aangesloten via een nationale registratie.
Veel Zuid-Amerikaanse landen, enkele Afrikaanse landen en bijvoorbeeld Verenigde Arabische Emiraten en Canada zijn niet aangesloten bij het verdrag en daarom is registreren daar relatief duur. Canada was een single class country wat inhield dat je een bedrag betaalde voor alle klassen waarin je wilde registreren. Argentinie en Brazilie zijn nog kostbaarder, omdat je daar voor elke klasse een aparte registratie moet doen.
De internationale registratie is de meest gekozen route. Hij is relatief voordelig en eenvoudig aan te vragen via het WIPO. Deze registratie begint altijd met een basisregistratie. Voor bedrijven in de Nederland kan dit een registratie in de Benelux of EU zijn.
Voordeel van een EU-merk is dat je meteen bescherming krijgt in alle 28 lidstaten, maar als basis voor een internationale merkregistratie is dit heel risicovol. Dit komt omdat een merk altijd onderuit gehaald kan worden en als dat gebeurt met de basisregistratie, dan valt de hele toren van alle landen die daarop gebouwd zijn om.
Het merk bij een EU-registratie loopt dus veel meer risico, omdat het vanuit 28 lidstaten kan worden aangevallen. Bij een basis in de Benelux is dat maar vanuit 3 lidstaten en daarom is het verstandiger om een basis in de Benelux te kiezen als het de bedoeling is om internationaal uit te breiden.
Zodra de Benelux-registratie voltooid is, zal dan gebruik worden gemaakt van het voorrangsrecht. Het voorrangsrecht biedt merken de mogelijkheid om binnen zes maanden na de depotdatum met voorrang te registreren in andere landen wereldwijd die bij het verdrag zijn aangesloten.
Mocht er in de tussentijd dus een gelijkend merk worden gedeponeerd in een land waar je wilt registreren na het Benelux-depot, dan kun je prioriteit inroepen en op grond daarvan de andere registratie tegenhouden en jouw merk voor te laten gaan. Zo kan het dus wel worden ingeschreven.
Heel belangrijk hierbij is goed onderzoek, omdat je moet weten of het andere merk niet wellicht ook nog voorrangsrechten heeft die ouder zijn dan die van jouw merk. Dat zou namelijk kunnen betekenen dat niet die van hen, maar de registratie van jou uiteindelijk onderuit wordt gehaald.
Een merkregistratie kent niet alleen voordelen, er kleven ook risico’s aan. Omdat een merk geen tastbare materie is, kan nooit 100% worden gegarandeerd of de registratie slaagt. Als een merk wordt ingediend, gaan examiners van de overheid onderzoeken of het merk aan alle materiële eisen en formele gronden voldoet. Merken worden namelijk het meest geweigerd omdat ze te weinig onderscheidend vermogen hebben. Dit is het geval bij beschrijvende namen. Veelgebruikt voorbeeld is dat je Apple wel voor telefoons en computers mag registreren, maar niet voor groente en fruit.
Als het merk aan alle eisen en gronden voldoet, dan wordt het merk gepubliceerd. Oudere merken krijgen vanaf die datum in de Benelux 2 maanden en in de EU of internationale registratie 3 maanden de tijd om bezwaar te maken. Deze periode heet de oppositietermijn.
Als merkhouder kun je tijdens deze periode bezwaar maken tegen nieuwe merken die teveel op dat van jou lijken. De meeste merkhouders hebben hiervoor merkbewaking ingeschakeld, waardoor je in de gaten kunt houden of andere vergelijkbare merken indienen.
Zodra dit wordt opgemerkt kun je een sommatiebrief sturen naar de tegenpartij met de eis om het merk in te trekken. Wordt hieraan geen gehoor gegeven, dan zal de oppositieprocedure van start gaan. Dit is kostbaar en daarom wordt vaak eerder naar een oplossing gezocht. Dit kan intrekken van het merk zijn of inschrijving onder bepaalde voorwaarden.
Mocht je niet op tijd bezwaar maken tegen een nieuw gelijkend merk, dan is het mogelijk om een doorhalingsprocedure of nietigheidsprocedure te starten. Tot 2018 moest dit in de Benelux via de rechter, maar sindsdien kan dit ook bij het Benelux Bureau worden ingesteld. Dit scheelt aanzienlijk in de kosten, maar zorgt er ook voor dat merken elkaar eerder onderuit zullen halen terwijl ze elkaar tot 2018 gedoogden.
De meest voorkomende merken zijn woordmerken en beeldmerken. Beeldmerken worden ook wel logo’s genoemd, maar logo’s zijn over het algemeen woord- beeldmerk combinaties. Naast deze merken kennen we nog drie andere soorten merken:
Vormmerk
Kleurmerk
Klankmerk
In de toekomst komen hier wellicht geurmerken, geluidsmerken, smaakmerken en bewegingsmerken bij. Dit komt omdat de eis van grafische weergave voor merken is komen te vervallen. Door het verdwijnen van dat vereiste worden veel meer zaken vatbaar voor een merkregistratie.
